Quando si ha intenzione di richiedere la registrazione di un marchio occorre sempre prestare particolare attenzione alle parole e ai termini che costituiranno il marchio stesso. Pena, altrimenti, il possibile rifiuto o una possibile opposizione alla domanda di registrazione.
Emblematico, in tal senso, è il c.d. caso Nero Champagne, di recente risolto con una pronuncia del Tribunale dell’Unione Europea (nella causa T-239/23) che ha visto soccombere la società che aveva richiesto la registrazione del marchio “NERO CHAMPAGNE”.
Ad avviso del Giudice di Lussemburgo, invero, tale marchio denominativo non può essere registrato come marchio dell’Unione europea per vini pur conformi al disciplinare della Denominazione di Origine Protetta “Champagne”, in quanto – nel caso di specie – potrebbe configurarsi uno sfruttamento illecito della notorietà della D.O.P.
La semplice circostanza che un marchio contenente una D.O.P. limiti la sua registrazione a prodotti conformi al disciplinare nonché a servizi connessi a simili prodotti – sempre ad avviso del Tribunale UE – non osta, infatti, di per sé, all’applicazione degli impedimenti alla registrazione o dei motivi di cancellazione previsti all’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), e lettere da b) a d), del Regolamento UE n. 1308/2013.
Nella sentenza in parola viene statuito, quindi, che “non si può escludere ab initio che il marchio richiesto possa sfruttare la notorietà della DOP ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013, qualora i prodotti o i servizi cui esso si riferisce sono conformi al disciplinare. Pertanto […] l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 può essere invocato per opporsi alla registrazione di un marchio che contiene o è costituito da una DOP, nonostante il fatto che i prodotti e i servizi connessi a simili prodotti, designati dal marchio richiesto, siano conformi al disciplinare della DOP di cui trattasi”.
Pur rammentando che il diritto dell’Unione europea non vieta che un marchio possa contenere una D.O.P., dunque, il Tribunale ha evidenziato che la sua registrazione può tuttavia essere rifiutata non solo qualora la D.O.P. non sia conforme al disciplinare del prodotto di cui trattasi, ma anche allorquando il suo uso sfrutti la notorietà della D.O.P. o qualora il marchio richiesto diffonda un’indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza o all’origine del prodotto.
Del resto, la presunzione che un marchio che contiene o è costituito da una D.O.P., registrato unicamente per prodotti che rispettano il disciplinare di tale D.O.P. o per servizi connessi, non sfrutterà indebitamente la notorietà di tale D.O.P. “può essere confutata qualora possa essere dimostrato, sulla base di elementi concreti, suffragati e concordanti, che un determinato marchio può sfruttare indebitamente la notorietà di una DOP, quand’anche esso designi unicamente prodotti conformi al disciplinare di tale DOP o servizi connessi”.
Molto interessanti, inoltre, sul piano più strettamente connesso al mondo agroalimentare e, in specie, vitivinicolo, le considerazioni del Tribunale relative al rischio di induzione in errore dei consumatori per ciò che concerne l’utilizzo del termine “nero” in accostamento al termine “Champagne”.
Il Giudice europeo ha invero statuito che il termine “nero” potrebbe essere percepito dal consumatore come evocativo del vitigno utilizzato per la produzione di Champagne o come suo colore, di modo che il marchio di cui è chiesta la registrazione potrebbe veicolare un’indicazione falsa o ingannevole.
Del resto, il Tribunale ha rilevato che tale termine è utilizzato nel nome di diversi noti vitigni italiani (ad es. Nero d’Avola) e che è anche incluso nel nome di D.O.P. italiane (come “Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese D.O.C.” o “Castel del Monte Bombino Nero D.O.C.G.”) e, pertanto, il pubblico di riferimento potrebbe essere indotto in errore e “pensare che l’espressione «nero champagne» descriva uno champagne costituito esclusivamente da pinot nero, il che non sarebbe necessariamente vero”, potendo infatti i vini Champagne essere (soltanto) bianchi o rosati ed essere prodotti, oltre che con il Pinot noir, anche (solo) con i vitigni Chardonnay o Meunier.
In definitiva, per le ragioni più sopra sinteticamente riportate, il Tribunale ha annullato la decisione della divisione di opposizione nella parte in cui aveva respinto l’opposizione alla registrazione del marchio richiesto ed ha accolto detta opposizione per i prodotti e servizi in questione.
Dal caso qui esaminato emerge con evidenza, pertanto, quanto sia importante, prima di procedere con il deposito di una domanda di registrazione di un marchio, effettuare – oltre che la verifica circa l’eventuale preesistenza di marchi simili attraverso la ricerca di anteriorità – anche una precisa ponderazione dei termini che andranno a costituire il marchio stesso.
Avv. Michael Costantini
Articolo e argomento molto interessante!